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案例五:防御性商标撤三应对策略

2023-06-15
应对策略
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企业商标管理顾问

2023年3月,国内知名家电企业"领航电器"(下称"权利人")成功应对了针对其防御性商标"领航生活"(第35类"广告、特许经营")的撤三申请。该案涉及防御性商标的特殊性使用证据认定问题,权利人通过系统化的应对策略,最终保住了商标,为企业防御性商标的管理与维护提供了宝贵经验。

一、案件背景:防御性商标面临撤三挑战

权利人"领航电器"是国内知名的家电制造商,其核心商标"领航"在第11类"冰箱、洗衣机"等商品上具有较高知名度。为防止他人在关联领域抢注,权利人于2017年在第35类"广告、市场营销、特许经营"等服务上注册了"领航生活"商标(注册号:DDDDDDD),作为防御性商标使用。

2022年2月,某营销公司(下称"申请人")以"连续三年不使用"为由,对"领航生活"商标提起撤三申请,主张该商标仅为防御性注册,未实际使用。

权利人面临的挑战在于:防御性商标确实未像核心商标那样大规模使用,如何证明其"真实使用"或"存在使用意图"成为应对关键。

防御性商标保护体系示意图

企业防御性商标保护体系与撤三风险分布

二、防御性商标的特殊性与应对难点

防御性商标与核心商标相比,在使用方式和证据留存上存在显著差异,导致其应对撤三时面临特殊挑战:

防御性商标的特点
  • 注册目的是防御而非直接使用

    主要用于阻止他人抢注,保护品牌体系完整

  • 使用频率低且形式特殊

    可能仅在特定场景或关联业务中间接使用

  • 注册类别广泛

    通常覆盖核心业务的上下游及关联领域

应对撤三的主要难点
  • 使用证据数量少

    难以提供连续、大量的使用证据

  • 使用关联性难证明

    与核心业务的关联性需要明确证据支持

  • "使用意图"难体现

    如何证明"未来有使用计划"而非闲置商标

三、权利人的应对策略与证据体系构建

权利人针对防御性商标的特点,构建了"基础使用证据+关联证明+使用意图"三位一体的应对体系:

1. 基础使用证据:证明商标实际投入使用
  • 企业官网宣传页面截图(2019-2021年)

    在"品牌体系"栏目中展示"领航生活"商标,说明其作为"领航"品牌延伸的定位

  • 经销商培训材料(2020年)

    材料封面及页眉使用"领航生活"商标,用于指导经销商开展促销活动

  • 线下体验店照片(2021年)

    在3家旗舰体验店的"生活方式展示区"使用"领航生活"标识

2. 关联证明:建立与核心业务的内在联系
  • 商标使用关联说明

    详细阐述"领航生活"作为"领航"家电品牌在生活场景营销中的作用,证明二者的战略关联性

  • 核心商标知名度证据

    提交"领航"商标的销售数据、媒体报道、获奖证书等,证明防御的必要性

  • 市场调研报告

    证明市场上已出现模仿"领航"品牌的情况,防御性商标的注册具有合理性

3. 使用意图证据:证明未来使用计划
  • 品牌发展规划(2022-2025)

    明确记载"领航生活"商标将用于即将开展的智能家居生态业务,包含具体时间表和预算安排

  • 相关业务筹备合同

    与某咨询公司签订的"领航生活品牌策划合同"(2021年),证明积极筹备使用该商标

四、商标局裁定与案例启示

商标局经审理认为:

"权利人提交的证据能够证明'领航生活'商标在指定期间内进行了真实使用,虽然使用规模不及核心商标,但已形成与'领航'品牌的有机联系,体现了防御性商标的使用特点。申请人关于'未使用'的主张不成立,裁定驳回其撤三申请。"

防御性商标管理的五大核心策略
1
精准布局

仅在与核心业务强关联的类别注册防御商标,避免过度注册

2
分级管理

根据重要性分级,核心防御商标需保留更多使用证据

3
定期激活

每半年至少进行一次形式使用,留存基础证据

4
关联记录

建立与核心商标的关联档案,证明防御必要性

5
动态清理

每2-3年评估一次,对无防御必要的商标及时注销

专家点评

"本案是防御性商标成功应对撤三的典型案例,其价值在于突破了'防御性商标=未使用'的误区,证明防御性商标也可以通过适当方式形成有效使用证据。"

"企业在管理防御性商标时,需把握'必要性'与'使用性'的平衡:一方面避免盲目注册大量防御商标导致撤三风险激增;另一方面要为真正需要保留的防御商标构建合理的使用证据链。本案权利人的'三位一体'证据体系值得借鉴——既展示了实际使用痕迹,又证明了与核心业务的关联性,同时体现了未来使用意图,全面回应了撤三审查的核心关切。"

—— 企业知识产权管理研究院 刘教授

网友评论

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大型企业商标经理

2023-06-16 09:42

我们公司有上百个防御性商标,每年都会面临几起撤三。本案的"三位一体"证据体系很有借鉴意义。补充一点:对于确实未使用的防御性商标,可以通过许可给关联公司使用的方式保留,关联公司的使用证据同样有效。但要确保许可合同规范并备案。

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知识产权顾问

2023-06-15 15:36

防御性商标的使用证据不必像核心商标那样要求"大规模、持续性",但必须满足"真实性"和"关联性"两个核心要素。本案中企业官网的品牌体系展示是很好的证据形式,既体现了使用,又说明了与核心品牌的关联。建议企业每季度更新一次官网相关内容,形成时间连续性证据。

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中小企业法务

2023-06-15 14:20

我们预算有限,注册了5个防御性商标。请问专家:是不是所有防御性商标都需要保留使用证据?有没有成本较低的证据留存方式?另外,如果确实无法提供使用证据,能否通过"防御性注册"本身作为"正当理由"?